No se puede registrar un signo o marca que ha sido utilizado previamente por otra persona

En el mundo comercial, el nombre, razón social o marca, son elementos de mucha importancia, tanto que de estos puede depender el éxito o fracaso de un proyecto.

Es por ello que muchas empresas se preocupan de registrar su marca, sus signos, para que luego otro no se les adelante y los registre. Es más, hay personas que viven de registrar marcas para después cobrar por su uso.

Una marca o signo no se puede registrar cuando previamente han sido utilizados por otra persona, así esa otra persona no lo haya registrado.

Por ejemplo, Gerencie.com no es un nombre registrado como marca, pero sí es utilizado comercialmente desde hace cuatro años, luego, otra persona no podrá registrar la marca Gerencie.com, aprovechando que actualmente no está registrada.

Así lo ha aclarado el Consejo de estado en reciente jurisprudencia:

Protección especial de uso de nombre comercial: el uso previo del nombre comercial el tejadito impide el registro posterior de marca los tejaditos

Vista las consideraciones del acto acusado y la sustentación de los cargos de la demanda, el problema central consiste en establecer si la opositora ha hecho uso como nombre comercial de la expresión EL TEJADITO, y si las circunstancias concernientes a dicho uso, en caso de estar acreditado, ameritan o no tal protección que haga irregistrable como marca el signo LOS TEJADITOS para los productos anotados, a fin de lo cual se han de hacer las siguientes precisiones:

(…) La normatividad interna y, luego, la de la Comunidad Andina, le han dado protección especial al uso del nombre comercial, independiente de su depósito o registro, de modo que quien se distinga con el mismo en el desarrollo de la actividad comercial o económica a que se dedique, adquiere un derecho que le da prelación frente al uso posterior de ese nombre por otras personas, incluyendo para la configuración de marcas. (…)

Según lo pone de presente el Tribunal [de la Comunidad Andina], el uso debe ser previo y no posterior a la solicitud de registro de la marca de que trate el caso concreto, debido al principio de prioridad, y ese uso debe ser probado por quien lo alegue en su favor, pudiendo acudir para ello a los medios de pruebas admisibles en el ordenamiento jurídico interno (…) De lo anterior puede establecerse que la mencionada sociedad sí hizo uso del nombre comercial EL TEJADITO, previamente a la solicitud de la marca solicitada LOS TEJADITOS, y que tal uso está relacionado directamente con el objeto social de la Sociedad: “Elaboración, compraventa y todo lo relacionado con la panadería y sus afines”, así como con los productos de la clase 30, en especial los referidos a harinas y preparaciones hechas con cereales. Como quiera que es evidente la semejanza y consiguiente confundibilidad de la marca solicitada LOS TEJADITOS y el nombre comercial EL TEJADITO, tanto que no se discute, y dada la coincidencia en los productos objeto de cada uno, es menester hacer efectiva la prevalencia del derecho de la opositora sobre dicho nombre comercial frente a la marca solicitada, de allí que la Sala encuentra que el acto administrativo enjuiciado está acorde con la normatividad comunitaria invocada como violada, incluso en el aspecto procesal, puesto que se expidió conforme el procedimiento previsto para resolver el asunto, y está debidamente motivado, de modo que no está afectado por los vicios que la actora le endilga en los cargos de la demanda, por lo que se han de negar las pretensiones de ésta.

Sentencia del 28 de mayo de 2009. Exp. 11001-03-24-000-2002-00345-01 M.P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA.

Esto es un gran alivio para los pequeños empresarios que por su debilidad económica y logística no pueden asumir el proceso de registro de marca, proceso que requiere tiempo y dinero, lo que los colocaría en desventaja frente a los grandes monopolios económicos, o frente a las personas que tienen como profesión registrar marcas para luego cobrar altos valores por su utilización.

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Una opinión
  1. juliana contreras dice:

    estoy preocupada las sentencias que ustedes mencionan no están en la relatoria del consejo de estado, se las están inventando para atraer clientes?

    especialmente por la ex 11001-03-24-00-2002-00345-01

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